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香港知识产权审核及尽职审查
发布日期:2018.12.13 来源:香港知识产权署

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        不论企业规模大小,为保持竞争优势,知识产权资产都十分重要。你必须充分了解你的知识产权资产,包括创造、应用、效益、独特性、专用权、维权和估值等事宜,才能适当加以运用,以维持市场优势、达到持续发展及保持盈利的目的。

        一、何谓知识产权审核?

        为应付日新月异的顾客需要及市场情况,你需要对知识产权资产作定期、有系统及全面的检讨,以便能够:

        1、辨识并妥善管理重要的知识产权资产;

        2、把闲置的知识产权资产商用化或处置;

        3、尽早辨识并化解侵权威胁及风险;

        4、适时投放资源,用于开拓或拓展商机; 

        二、如何进行知识产权审核?

        知识产权审核应每隔多久进行一次、应采用什么程序或模式,角度或顾景,才能取得预期成效,其实是没有一定的方程式。你应根据业务类型和规模、所涉知识产权资产的类别及市场情况,制定审核的方法或模式。了解本身的企业文化及经营策略、与员工和第三方承办商沟通、明白企业的市场定位,以及认识相关的知识产权法例,都能令审核工作更全面、聚焦及具成本效益。 

        知识产权审核程序

        审核过程应涉及仔细审视下列各项文件及资料:

        1、转让协议、授权合约、雇佣合约、独立承办商合约、保密协议、合资经营协议、合作协议、拨款条款、经销协议、顾问协议、研发协议、外判协议等文件,以及与企业知识产权资产的拥有权、有效性、侵权风险、使用及维权有关的专业意见;

        2、版权作品、外观设计、商标素材、机密文件及其修订,以确保妥善保管原创作品和备用适当的使用记录;

        3、订明有“不质疑”和“不竞争”义务的文件,以评估有关局限或限制的影响和是否合理,或如这些限制施加于另一方,则审视其可执行性;

        4、与辨识知识产权资产的创造、汇报和延续(尤其是保密方面)相关的运作、程序和人员的效率,用以作出适当预警和汇报风险及潜在问题;

        5、对知识产权资产的有效性带来威胁或质疑的资料、争议、诉讼和法律程序,以便作出适当风险评估,及制定解决方案或评估维权行动的成效。

        知识产权审核所合计的问题,在很大程度上都与知识产权尽职审查相同。后者是一种为特定财务、商业或法律目的而进行的审核,往往与企业的知识产权资产买卖或融资有关。有关问题会在知识产权尽职审查部分更详细论述,下文只列出一些基本要点,说明经行知识产权审核的步骤:

        1、辨识并记录所拥有的知识产权资产

        这是一项基本的盘点工作,以建立或更新你的知识产权库。在进行盘点时,应辨识和特别留意你的核心知识产权(业务推动元素)。

       拥有权 / 使用权 —— 有关知识产权是否自行拥有;若否,使用这些知识产权的权利有什么限制?如何可改善有关情况?你有什么关于拥有权和使用权的证明?要解答这些问题,你须检视所签订的雇佣及承办商合约、知识产权转让协议及授权合约、合作及合资经营协议,以及政府、大学或第三方拨款、资助或贷款合约中的知识产权条款。

        注册 —— 如你的知识产权可以注册,是否已获注册和妥为续期?重要日期是否已适当辨识,并标示在日记上?注册所涵盖的范围和已注册的国家是否足够?如不能注册,怎样作出保护?有关措施是否有效?

         2、核心及闲置资产

        你的核心知识产权资产是否有效地被使用及充分地被开发?是否可予改良?如何保护所改良之处?
闲置的知识产权对你维持竞争优势是否仍有帮助?若否,可否把这些资产授权或售予他人?与此同时,应否维持有关注册或让其失效

        3、辨识和评估弱点

        资产有否存在拥有权的问题?如有,应怎样解决?你的知识产权在多大的程度上须依赖第三方的知识产权才能有效运作?这情况能否改善?你的知识产权可否独立运作而无须有所依赖?你使用的知识产权,有否时间、地域或市场分割方面的限制?有关限制会否及何时可以放宽或解除?

        你实际享有怎样的竞争优势?其他人能否容易饶过你的知识产权专用权?你可继续享有该专用权至何时?接下来又会如何?
是否有潜在的侵权威胁或风险?有否制定适当的汇报规程处理这些事宜?应采取什么维权行动或防御策略?在财政方面会有什么影响?能否有效管理风险?

        市场会否有急剧变化?若然,你的知识产权资产能否快速调节应变?

        4、须留意的交易

        应检视知识产权资产的授权事宜,确保护授权人遵守使用条件。

        所设定的抵押权益、优先权(例如期权、第一权利等)或产权负担(例如授权)均须妥善记录,相关的限制亦须妥善知悉和依循

        5、建议 

         审核报告的结论应包括下列内容:

        (1)就你的产品/服务作出分析和市场趋势预测;

        (2)为你的知识产权识别新与或拓展市场的机遇;

        (3)评估你的知识产权资产可否继续实现就你的业务所制定的经营及策略目标,以及可否灵活应变和应对可预见的挑战;

        (4)应否投放资源于独力或与他人合作开发新的知识产权;

        (5)是否有需要修订你的合约范本,以提升你的知识产权权益;

        (6)考虑有否需要更改你的营运模式及知识产权管理政策;

        (7)研究应否把非核心或闲置的知识产权套现;

        (8)建议化解任何侵权威胁或风险的方法;

        (9)建议采取的维权策略。

          三、知识产权尽职审查问题

        (一)何谓知识产权尽职审查?

         这是一项为特定目的而进行的知识产权审核,籍以确定、查核和分析知识产权组合的优势、涵盖范围及可执行性,以评估交易的价值。知识产权尽职审查通常为公司合并与收购、合资经营、授权、转让、创业资金融资及以知识产权资产作抵押等目的而进行。

        正如商业交易各不同,每宗交易进行的知识产权尽职审查,在性质和涵盖范围方面亦各有特色和要求,并受到多项因素影响,例如业界的惯常做法、交易各方的经验和期望、记录是否完整可靠、所拟备文件的数量、知识产权资产所在地方及适用法律、是否需要海外律师参与及翻译、业务往绩,以及时间和成本限制。

       (二)如何进行知识产权尽职审查

        知识产权尽职审查的范围,往往取决于交易的价值、知识产权资产的重要性及性质、交易各方是否相熟及交易各方对风险承受的看法。进行这审查时,通常会首先核实另一方所提供的知识产权资产清单是否准确和完整。

        审查过程可能需要不断调整,如发现新的状况,便可能会出现新的工作。调查范围及挑战。为了订定审查工作的优先次序和确定其涵盖范围,定出这项工作的最终目标既重要又实际。以下是进行知识产权审查的常用步骤及常提出的问题:

        1、确定范围及订定优次

        最重要的问题是,交易为何按现时的结构进行,以及你预期可从中得到什么?就此而言,什么知识产权资产会被转让/转移/使用?这些资产对该项交易和你日后的业务有什么重要性?

        2、辨识知识产权资产

        有关的知识产权资产是否足以达到目标?若否,还需要什么及是否须从他处获取?知识产权有否于海外存在,以及在不同地域的权利是否一致?知识产权资产的拥有权、有效性及自由使用的权利是否清晰?是否有任何第三方保留的权利?这会否影响日后的权利及事务?知识产权会有效至何时?有效时间是否足以达到交易的目的?

        3、核实记录

        你必须查核是否有独立资料来源,可供核实他人向你提供的资料。如有的话,这些来源是否最新且可靠?所涉及的范围、成本及时间为何?

        若有记录提供,记录是否完整,尤其是有关拥有权及所有权链的记录?是否有任何产权负担(例如抵押权益、授权)或优先权?这些产权负担或优先权可否在相关司法管辖区的官方注册处注册并可以检索?没有注册的后果为何?

        关于未有注册的权利或尚待注册的权利,你或须查悉是否已作出有关在先技术、可使用或侵权的检索报告,并审阅有关专业意见。

        4、有效性的查核及维权方面的关注

        你应查悉过往的侵权申索个案、有关权利的维权工作及结果,特别是这些权利的有效性及拥有权曾否引起任何争议、受到质疑或影响。若获批的知识产权无须经过实质审查,前述查核尤为重要。

        5、调查第三者权利

        第三者权利可能在不同情况下存在。举例说,如雇员的作品被使用的方式非其受雇工作原本可合理地预料的,或雇员的发明为雇主带来重大利益,则该雇员有权获支付赏金。如属委托作品,有关版权是否已移交予委托一方?就研究开发协议及顾问合约而言,当中的条款是否已按双方的意愿清楚指明拥有权谁属?有关条款是否涵盖由进行用户化、修改及改进工作而产生的知识产权?

        6、审视有关法例

        应仔细审视任何涉及知识产权资产的调解、仲裁或法院法律程序(过去和目前),以确定可能带来的影响。你亦应保持警觉,留任何最近或预期的法例修订会否影响有关的知识产权。

        7、分析结果

        在进行分析时,你的法律顾问不但可提供知识产权组合的最新状况,更可辨识其优势或弱点

        8、风险评估及解决方案

        如对知识产权资产有疑虑或发现其有缺陷,你应咨询法律顾问,以了解应向卖方寻求多大程度的保证及弥偿,以及是否有解决方案或方法可管理风险或将风险减到最低。如没有妥善的解决方案,或许须重新磋商收购价?是否须订立交易先决或完成条件?如有关资产存在根本缺陷且不能妥善补救,或如风险太高,交易是否还继续? 

        四、不同得知识产权问题

        不同得知识产权各有特点,并会引起不同的问题。以下讨论旨在举述须进行调查的例子以作说明,并非尽列所有的问题。

       (一)版权

        由于香港并没有版权注册制度,你需要有充分证据(宜为文件证据),以证明版权的存在及版权的拥有权,以及版权保护的范围。这些证据包括拥有人的姓名/名称、取得拥有权的方式、作者的全名(如作者属个人,其居籍所在地、住处所在地或具有居留权的地方;如作者属法人团体,其成立的地方或主要营业地点)、版权作品于何日期和地点制作或首次发表,以及版权作品的原作或真确复制品。你亦须查核原作者是否已宣示任何精神权利而须予遵守。

      (二)外观设计

        在香港,凡借任何工业程序而应用于某种物品的形状、构形、式样或装饰,而有关特色是新创并吸引视线的,即可申请注册有关的外观设计。由于香港的外观设计注册制度并无规定进行实质审查,单凭注册并不能完全保证有关的权利有效。同样地,你需要类似用以证明版权的存在及版权的拥有权的证据。你亦须查核注册会否因有关设计在之前曾被披露而告失效、注册是否妥为延续、剩余的保护期限,以及有关设计是否有相应的海外注册。

      (三)专利

        在香港,只有发明专利才可以注册专利保护。由当作提交申请日期起计,标准专利的注册年期最长为20年,而短期专利则最长为8年。短期专利无须进行实质审查,因此必须符合一些额外规定才可进行维权。

        你必须查核发明人是否已把本身的权利(保护尚未提交专利申请的相关发明)妥为转让,以及有关所有权链的记录是否完整。除香港以外,海外注册是否重要?有关专利是否已在所有其他相关司法管辖区妥为注册?

        就核心专利而言,除了查核一般注册详情外,你必须查核之前是否有任何或会对专利有效性造成影响的披露,亦须查核专利申请及进行审查的过程、已解决的因在先技术引用所造成的障碍、规格的涵盖范围、有关可自由作业或审查的意见,以及有关侵权的评估(如有)。你亦须衡量其他人是否容易绕过有关专利、现有技术及依赖第三者技术或发明的情况,以恰当评估该项专利的价值。如技术有所改进,改进之处是否已包括在内和获批予专利?作出维权时,有关专利的有效性曾否在法院受到质疑及获得确认?如曾出现侵权纠纷,其结果为何?

       (四)商标

        在香港、商标(亦可包括显著的商品包装及标语)可根据商标法及普通法关于假冒的规定而得到保护。在互联网方面,保护范围扩大至包括域名注册、社交媒体账户、关键字广告(adwords)及标语。

        你必须查核主要商标是否已在香港及海外(至少在生产地及主要市场)就适当的类别注册,以及有关商标可否作为驰名商标而获得更大的保护。外语版本(如适用)是否已经注册?市场上有没有完全相同或类似的商标及这种共存情况现时或将来是否必须接受?若无,可否采取行动还是为时已晚?如有关商标的有效性或显著特性受到质疑,是否有证据及正式记录证明其创作、首次使用及使用历程?是否有任何潜在的反对注册或要求取消或撤销注册的情况?

        主要域名是否已经注册?由谁负责管理?

        有关商标如未经注册或不能注册,可否活动保护?如可以的话,通过什么方法?
要证明他人假冒,先决条件是要证明本身业务的商誉,而一般可以透过提述在一段时间内的(可观)销售及宣传推广开支数字,作为证据。

       (五)机密资料

        商业资料必须属机密性质,并已采取适当步骤加以保密。才算是机密资料。你必须查核这些资料是否已获得适当辨识、记录及保护;这些资料是否完整、可靠且准确;以及所有可接触这些资料的人士是否已获辨识,并须遵守保密责任(宜为合约责任或受信责任。

       (六)主要雇员

        基于他们的身份、所拥有的知识技能或人脉,主要雇员会否留任可能十分重要,尤以公司合并与收购的情况为然。如没有主要雇员留任的确实承诺,你必须确定是否已与他们签下不竞争的约束条款,以及这些条款能否有效执行。

      (七)争议

        争议已经发生、即将发生还是有人威胁会提出?你是提出争议的一方抑或抗辩的一方?所涉及的知识产权是什么?争议的核心问题又是什么?争议可否通过调解、仲裁或诉讼解决?会否引致行政或刑事处罚?对争议的影响所作的合理评估为何?对业务可能造成什么后果?后备方案或日后计划为何?

        重要提示

        现在,很多知识产权资产涉及跨国元素。尽管已有各种国际公约及条约,不同国家对于知识产权的处理仍可能各有不同。因此,切勿根据对香港法律的理解而对外国的知识产权资产作出任何假设。较稳妥的做法,是委托海外法律顾问提供协助。
        免责声明

        本刊物仅供一般参考之用,不应解释为可取代正式的法律意见。知识产权署、香港律师会及撰文者(a)均没有就刊物内容及所载分析及 / 或建议的准确性或完整性,作出申述或保证;及(b)在任何情况下,均无须为当中的任何不准确之处、遗漏、错误或误差负责或承担法律责任。

《完》